Novità legislative sui segreti commerciali. Cosa devono fare le imprese per tutelarsi?

L’8 maggio 2018 il Consiglio di Ministri ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2016/943/UE sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Il tema è molto sentito dalle imprese, anche a prescindere dalla innovatività o meno del settore di operatività; l’evoluzione tecnologica, la rapidità degli scambi commerciali e la loro transnazionalità, impongono sempre di più una maggiore attenzione alla tutela degli assets intangibili.

Non sempre, poi, le imprese, di qualunque dimensione e natura, optano per la tradizionale tutela della proprietà industriale. E’ purtroppo frequente che un ampio spettro di informazioni riservate rimangano, di fatto, sfornite di adeguata protezione.

In estrema sintesi, il decreto amplia il divieto, già esistente, di rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.

Oggetto di tutela sono, quindi, i segreti commerciali. Con tale definizione si intendono “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  • siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli esperti del settore;
  • abbiano valore economico in quanto segrete;
  • siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Il decreto, sulla scorta dei principi dettati dalla Direttiva 2016/943/UE, riconosce tutela al soggetto danneggiato dalla divulgazione illecita dei segreti commerciali, prevedendo sanzioni civili, amministrative e penali, anche particolarmente dissuasive e, almeno sulla carta, efficaci;in particolare, viene modificato l’art. 623 c.p., disponendo la pena della reclusione fino a due anni per chi, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li riveli o li impieghi a proprio od altrui profitto.

La mia prima impressione sulla nuova normativa è che essa, pur meritevole nei principi ispiratori, rischi in realtà di rendere maggiormente complessa la tutela. In tal senso, ne è prova la formulazione del nuovo art. 98 del codice della proprietà industriale, come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo di attuazione della Direttiva, il quale riconosce tutela, come visto, soltanto a quei segreti commerciali sottoposti a misure “da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete(lett. c., art. 3 del decreto legislativo).

A parte la genericità della formulazione, non è difficile prevedere che l’efficacia della tutela dei segreti commerciali si scontrerà con l’applicazione pratica.

Chi dice che le misure adottate dalle imprese siano “ragionevolmente adeguate”? Ci si potrà richiamare a standard di enti di certificazione e di associazione imprenditoriali e, in caso, positivo, che affidabilità verrà assegnata a questi standard o linee guida?

La risposta a questi primissimi interrogativi sarà fondamentale, perché la possibilità di tutelare efficacemente il c.d. know-howaziendale dipenderà, prioritariamente, dall’efficacia delle misure di protezione. Il principio ispiratore della normativa è sostanzialmente analogo a quello dettato dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (il c.d. “GDPR”), entrato in vigore il 25 maggio scorso.

Per concludere con una battuta: se non hai messo l’antifurto all’auto, non ti lamentare se te l’hanno rubata. Ma se l’hai messo e te l’hanno rubata ugualmente, allora significa che l’antifurto non era “ragionevolmente adeguato”…

Come per la privacy, pertanto, le imprese dovranno senz’altro affidarsi a consulenti in grado di offrire una consulenza multidisciplinare indispensabile per la predisposizione di modelli e procedure utili a prevenire la sottrazione di dati e informazioni aziendali e precostituirsi, così, un mezzo di prova in caso di contenzioso sull’uso illecito dei segreti commerciali.